论等同侵权规则在专利侵权诉讼中的适用 ——以两个典型专利侵权案例为视角

论等同侵权规则在专利侵权诉讼中的适用

 ——以两个典型专利侵权案例为视角

福建闽天律师事务所   郭秀刚

 福建名仕律师事务所   杜昌敏

【内容提要】在专利侵权诉讼中，等同侵权原则，应当按照最高人民法院司法解释的规定，严格遵循“三个基本+显而易见”的原则，即从“基本相同的手段，基本相同的功能，基本相同的效果，及无需经过创造性劳动就能够联想到”四个方面进行考量，按照两种基本方法“技术分析法”和“反向排除法”来进行分析认定。同时，等同侵权判定原则的适用，应当加以合理限制，以平衡专利权人和社会公众的利益。

    【关键词】专利  等同侵权  适用规则  合理限制

一、等同侵权的含义及其社会价值

在专利侵权诉讼的判定中有相同侵权与等同侵权之分，相同侵权又称为字面侵权，是指被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求书所记载的技术特征完全相同，此时构成相同侵权。相同侵权在专利侵权诉讼中是应当首先予以考虑的侵权判定规则，也是专利侵权最直接、最好判定的一种规则。等同侵权是指在专利侵权的判定中，当被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求书所记载的技术特征在某个或某些技术特征上从字面上看不相同，但实质上两者是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果即构成等同侵权。

司法实践中，为了防止专利侵权者窃取专利权人的技术成果，以简单的技术规避手段，逃避相同侵权责任，适用等同侵权判定规则是十分必要的，是对相同侵权的必要补充，可以弥补相同侵权在专利侵权判定中的局限性，有效打击专利侵权者利用相同侵权规则的局限性来规避专利侵权的恶意行为。等同侵权判定规则的存在可以有效的保护专利权人的专利权，鼓励技术创新。同时它还有利于平衡专利权人与社会公众的利益，一方面加强对专利权的保护，将没有投入创造性劳动的仅对某些技术进行简单改变的行为仍然认定为侵权；一方面鼓励社会公众创新，对那些有创造性劳动的实质性技术改变不认定为侵权。

二、等同侵权的法律渊源

我国《专利法》并没有明确规定专利等同侵权的判定规则，但随着技术的发展，社会公众知识产权保护意识的提高，在如今的专利侵权诉讼案件中构成相同的侵权情况越来越少，侵权者在实施专利侵权时通常也会考察现有专利的技术特征，并试图利用没有创造性劳动的技术特征来规避专利侵权。在这种情况下如果不规定等同侵权的判定规则，就无法保护专利权人的专利权，那么专利制度所要实现的促进技术进步和创新的目的就会名存实亡。因此在司法实践中，法院根据我国专利保护范围采用的折中原则，并以《专利法》第五十九条第一款“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”的规定概括出涉案专利确切的保护范围，在进行侵权判定的时候，主要以涉案专利的权利要求书的字面意思为准，并根据说明书及附图的解释将保护范围扩展到本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能获知的替代技术方案。因此，司法实践中大量出现了等同侵权的判例，《专利法》第五十九条第一款的规定可以视为等同侵权的重要法律渊源。

明确提出等同侵权的概念是《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定“专利法第五十六条第一款（指2008年《专利法》）所称的发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”，该司法解释第十七条第二款对等同特征进行明确，即“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”该司法解释明确确立了等同侵权作为专利侵权的一项判定原则；明确了等同指的是技术特征的等同而非专利技术方案整体等同。

三、等同侵权的判定规则

等同侵权的判定在司法实践中属于专利侵权判定的难点，通常也是案件的争议焦点问题，且现有的司法实践中也未形成统一的判定标准，法官的自由裁量权偏大。但是根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，等同侵权的判定存在主观标准与客观标准两个问题。其中主观标准就是以“谁”的角度来判定；客观标准就是比对的对象是什么？两者之间要达到什么样的效果才能认定等同侵权。

（一）等同侵权的主观标准

所谓等同侵权的主观标准就是指判定的主体是谁的问题。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，在对等同特征进行说明的时候采用了“并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”的提法。从这一规定就已经明确了在进行等同侵权判定时，就是必须是“本领域普通技术人员”的角度来进行。根据《专利审查指南》的规定，所谓本领域普通技术人员是指他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。 从该定义可知，本领域普通技术人员是法律拟制的人，其并不是真实人，其目的在于保证判定的公平与客观性。

在等同侵权判定规则的主观标准方面，司法实践中并不存在争议，以“本领域普通技术人员”作为判定主体应该是共识。

（二）等同侵权的客观标准

所谓等同侵权的客观标准则是要解决等同侵权如何进行具体判定的问题，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条对等同特征的定义，则要从“基本相同的手段，基本相同的功能，基本相同的效果，及无需经过创造性劳动就能够联想到”四个方面进行考量。“三个基本”+“显而易见”构成等同侵权的客观标准。

在进行一项专利侵权等同比对时，通常按照以下“三步法”进行：

首先，明确区别技术特征，将侵权产品分解后的技术特征与涉案专利权利要求书的全部技术特征进行比对后，明确两者相区别的技术特征是什么。

其次，进行三个“基本相同”的判定，即首先明确技术手段是否基本相同，主要看是否存在惯用技术的等同替换、产品部件的简单移位、方法步骤的顺序简单调整、技术特征分解或合并等情况。如果存在以上情况或者类似情况则构成技术手段基本相同。

最后，判断是否属于显而易见性，即在经过三个基本相同的判定后，从本领域普通技术人员的角度出发再判断这些等同技术手段的替换是否不需要经过创造性劳动就能获知到，是否属于显而易见，如果是，则构成等同侵权，若不是，则不构成等同侵权。

特别需要注意的是，在进行以上步骤进行判定时，需要将“三个基本”+“显而易见”作为一个整体依次进行判定，一个都不能少。而现实的司法实践中存在机械适用的情况，要么简单认定侵权，要么简单认定不侵权，完全没有对“三个基本”的具体适用条件进行具体分析，甚至在专利权人提出了具体证据的情况下都不进行具体分析。

事实上，针对“三个基本”+“显而易见”存在以下两种判定方法：

第一种方法是技术分析法，先分析技术手段，因为技术手段是根本，只有分析对了技术手段才能对后续功能、效果及显而易见的判定提供充分的依据。对于技术手段的分析，经常高度依赖于专利权人的举证，特别是在主张惯用技术的简单替换时，往往需要通过相关领域的教科书、工具书、论文等等的举证来证明是否属于该领域的惯用手段。下文所举案例一，专利权人就以教科书为证，证明了被控侵权产品中的液压油缸与钢丝绳、绞盘都属于机械升降作业中的惯用手段，二者构成技术手段中的简单替换。

第二种方法是反向排除法，即先从功能、效果入手，当功能、效果不相同时，可直接得出不等同的结论。其逻辑在于等同的四个条件需要同时具备才能认定等同，只要有一项不符即可认定不等同。通常最直观，最容易判定的是工作原理和效果，而手段是否相同的判定往往涉及具体技术问题，而技术问题通常都比较复杂，不易把握。当有证据证明被控侵权产品与涉案专利在功能和效果上存在明显不同时，则可直接简单认定不构成等同。

针对以上两种判定方法，通常情形下优先适用技术分析法。只有在功能和效果明显不同时才优先选用反向排除法，可快速判定是否等同。

（三）结合以上等同侵权的判定规则对两起典型案例进行分析

 1、福建侨龙专用汽车有限公司诉亚太泵阀有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

“福建侨龙专用汽车有限公司诉亚太泵阀有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”（本案例入选“2017年度福建省律师知识产权典型案例”，以下简称“侨龙公司诉亚太公司专利侵权案”）就是典型的需要运用等同侵权的判定规则来对专利侵权进行认定，且还必须优先适用技术分析法来认定的案例。本案例历经云南省昆明市中级人民法院一审、云南省高级人民法院二审，最终经最高人民法院再审改判成功。一、二审判决，直接从功能效果出发采用反向排除法来认定，从而导致错误适用等同规则作出错误的判决。

一审法院审理认为：亚太公司生产的被控侵权产品与涉案专利的主要技术差别就是被控侵权产品是用液压油缸的方式实现升降作业，而涉案专利则是通过钢丝绳、绞盘实现升降作业，其余技术特征都相同。因此本案的核心争议焦点就是“通过钢丝绳、绞盘和液压油缸实现升降作业是否属于等同替代的技术方案从而构成等同侵权。”为了证明两者属于等同替代的技术方案，侨龙公司向法院提交了一份教科书《专用汽车结构与设计》的证据，该教科书载明，用钢丝绳、绞盘进行升降和用液压油缸进行升降，是本领域惯用的两种技术手段，可相互替代。通过该证明中所记载的内容已经完全证实这两者在专用汽车领域属于等同替代的技术方案。而亚太公司抗辩称液压传动与钢丝绳滑轮传动，虽然都能实现基本的传动功能，但是有更优的不同技术效果，而亚太公司所陈述的这些效果也基本都是液压油缸本身所具有的基本效果，除此之外并没有带来其他不同的效果。一审法院迳直从效果出发，通过反向排除法直接认定两者不构成等同替换，从而认定不构成等同，判决不侵权。

侨龙公司不服上诉到云南省高级人民法院。同样的，二审法院采用了与一审法院相同的判定方法，也没有从技术手段出发进行具体的技术分析，直接作出了与一审法院相同的判决，从而维持了一审判决。

最后，侨龙公司向最高人民法院申请再审，最高院首先就认定：判断是否构成等同特征，应当对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动联系进行全面审查，既不能忽略其中任一要件，也要注意各要件之间的相互影响和关联，不能仅对某一要件孤立地进行审查。具体来说，手段是等同判断的考察起点和基础；而功能和效果作为技术特征的外部表现，是评价手段是否实现技术方案目的，以及成效如何的标准和依据。同时，还要从本领域普通技术人员的角度出发，检验技术特征的替换是否属于其无需经过创造性劳动就能联想到的，如是否属于本领域的惯用技术手段等。在具体判定时，首先通过技术分析法对涉案的区别的技术特征进行分析，认为：本案中，涉案专利的钢丝绳、绞盘与被控侵权产品的液压油缸都是为了实现滑动架沿伸缩管支架方向滑动而设置的技术手段，而通过侨龙公司所举证的教科书《专业汽车结构与设计》的记载可知，“钢丝绳、绞盘”、“液压油缸”均属于本领域实现上述作业的常规技术手段。在本案的手段、功能无实质差异的情况下，一、二审法院仅以“液压油缸”相对于“钢丝绳、绞盘”在某些具体效果上存在差别为由认定二者不构成等同有所不当，且其中所叙述的某些效果与现实专利发明目的没有直接关联。从而裁定再审本案，并最终判决被告构成侵权。

2、许建武诉古田县棋闽机械厂侵害实用新型专利权纠纷案

    “许建武诉古田县棋闽机械厂侵害实用新型专利权纠纷案”（本案入选2016-2017年度福州法院知识产权保护十大案例，以下简称“许建武诉棋闽机械厂专利侵权案”），则是法院适用等同侵权原则判定不构成等同侵权而构成相同侵权的案例。涉案专利是一项名称为“植物破碎机”的实用新型专利。被告主张其在“中位转轴”、“连接座结构”、以及尺寸上下不一的“齿辊”与涉案专利不同，不构成侵权。而原告在被告提出此不侵权抗辩后，即主张构成等同侵权。最终法院采用了技术分析法，即先分析被控侵权产品的技术手段，认定，被告所主张的“中位转轴”，只是名称上与涉案专利的“低位转轴”名称不同，但是，其技术手段是相同的，即双方叫法不同，安装位置相同；被告主张的第二、三个不同特征，案涉专利中并没有对连接座的形状和齿辊的尺寸作出限定，被告的主张不成立。因此，被控侵权产品完全落入了专利权的保护范围，构成相同侵权。这个案例中，法院只是分析了技术手段，只是叫法不同，手段相同，就直接认定是相同侵权，而不是等同。

四、等同侵权规则适用的合理限制

等同侵权规则的适用事实上是扩大了专利权人的专利保护范围，通过说明书及附图对权利要求书的解释扩大到了权利要求文字记载的范围之外。这就会使得专利保护的实际范围变得更加模糊，在一定程度上损害了社会公众的利益。为了平衡专利权人与社会公众的利益，以保障社会公众对在先技术的自由使用和后续创新者的积极性，有必要对等同侵权规则适用进行合理的限制。这其中最主要的是有禁止反言原则、现有技术抗辩原则及捐献原则。

（一）禁止反言原则

禁止反言原则又称为禁止反悔原则，是指在专利审批、专利无效等程序中，专利权人为了确保专利符合新颖性、创造性、实用性，通过书面声明或对专利文件的修改，对权利要求保护范围作出了限制或部分放弃，并因此而维持专利权的，那么专利权人在之后的专利侵权诉讼中不得将已经放弃保护的范围重新要求法院认定并纳入保护。 主要是防止专利权人一方面为获得专利授权，而对保护范围进行限制，一方面为证明他人侵权，又对专利进行扩大解释。这种违反诚实信用原则的行为，也应该予以抵制。

比如，在专利审查程序中，如果申请人在其专利申请文书中，已经将某一项技术特征作为其背景技术予以说明，并作为其该专利申请想要解决的技术问题，或者，是在专利无效程序中，作出了类似的说明，那么，在其专利授权后，侵权诉讼中，如果被控侵权产品在该项技术特征上采用了在专利申请时作为背景技术的技术手段，此时，如果专利权人再主张等同侵权就不能成立。

（二）现有技术抗辩原则

现有技术抗辩原则是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人可以援引涉案专利申请日之前的已知技术进行抗辩，从而证明自己所使用的技术属于现有技术，即不构成专利侵权。现有技术属于全人类共同的财富，不能被某一个人所垄断而使其获取不正当利益。

（三）捐献原则

所谓捐献原则是指专利权人在申请专利时，在说明书中详细记载了相关的发明创造内容，但并没有将其记载在权利要求书中，由于专利的保护范围是以权利要求书所记载的内容为准，而没有记载在专利要求书中的内容随着专利的申请公告而被公开，进入了公有领域，不能获得专利保护，应视为已经捐献给了社会公众。

五、完善等同侵权规则适用体系

正如前所述的，目前我国的《专利法》中并无明确的记载等同侵权原则，只是在司法解释中有明确的记载。笔者认为，等同侵权原则作为相同侵权原则的必要补充，在相同侵权原则已有明确记载的情况下，等同侵权原则也应给予立法明确，以避免法制的不统一。与此同时，还需进一步立法或制定司法解释，就等同侵权的判定标准进行统一，特别是针对“三个基本”+“显而易见性”的判定方法给予明确，以避免出现本文所引案例中所出现的情况，而导致权利权人的维权成本无谓的增加。

与此同时，还应努力提高法院审判人员的业务素质，毕竟专利侵权诉讼案件有很高的专业性，通常都需要面临复杂的技术分析，也不能一面临复杂疑难的专利侵权诉讼案就通过鉴定的方式进行判定，毕竟技术专家不能代替审判人员的工作。

最后，还需要对等同侵权规则适用的合理限制进行完善，虽然保护专利权人的专利权很重要，但保护社会公众的合法权益和促进技术创新也同样重要，以避免等同侵权的适用侵害社会公众的合法利益。

六、结语

通过上述文字的分析，可知等同侵权作为相同侵权的必要补充是专利法中非常重要的一项制度，由于缺乏统一的判定标准，司法实践也存在各种不同的具体判定方法，这必定不利于等同侵权的规范化使用，也容易导致司法的不统一。正如侨龙公司诉亚太公司的专利侵权案一样，通过一审、二审、再审才拨乱反正，正本清源，使得等同侵权走上正确的判定道路。在此情况下，笔者建议国家立法部门对此予以立法明确，以促进司法的统一，使之达到有法可依的状态，从而使其健康发展，以促进专利法更好的服务社会经济的发展。

作者的联系方式：

第一作者郭秀刚手机：15980112178，E-Mail:420779200@qq.com

学历：研究生，专职律师，执业7年。

地址：福州市湖东路99号标力大厦8楼，邮编：350002.

第二作者 杜昌敏手机：13809505925，E-MAIL:13809505925@163.com

学历：本科，厦大法硕，专职律师，执业21年

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